Registrar una marca en los Estados Unidos

En este artículo veremos las distintas maneras de registrar una marca en Estados Unidos de acuerdo a ley de marcas (Trademark Act*).

No cabe duda de que la sociedad estadounidense tiene uno de los índices de consumo más altos a nivel mundial. En efecto, una forma de comprobarlo es contabilizar las marcas que año tras año se solicitan en EUA. Según la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO por su denominación en inglés), las solicitudes de marca en territorio estadounidense crecen ininterrumpidamente desde el 2010. De hecho, solo en 2021 se presentaron 2.663.489 solicitudes, de las cuales 64 pertenecieron a titulares uruguayos (personas físicas o personas jurídicas con domicilio en Uruguay).

Entre 1985 y 2021 los uruguayos solicitaron un promedio de 26 marcas al año en Estados Unidos. Asimismo, si se mide desde el año 2000 el promedio asciende a 39. De seguir esta tendencia, las marcas uruguayas estarán cada vez más presentes en el mercado estadounidense.

Marcas solicitadas en Estados Unidos por titulares uruguayos

Fuente: Global Brand Database (WIPO)

No Data Found

Marcas solicitadas en Estados Unidos por titulares uruguayos en los últimos cuatro años

Fuente: Global Brand Database (WIPO)

No Data Found

Documentos necesarios para solicitar una marca en USA

La documentación requerida para registrar una marca en Estados Unidos varía según la base (filing basis) de la solicitud. Una base es el sustento, fundamento o causal que el interesado utiliza al momento de solicitar el registro de una marca. La normativa estadounidense incluye cuatro bases y toda solicitud debe ampararse en al menos una. 

Una forma de presentar la solicitud de marca es con base en el uso -Use in commerce basis. Section 1(a)-. En este escenario debe presentarse un specimen o prueba de uso de la vida real. Los ejemplos más habituales son productos empaquetados, lotes, facturas, etc.. Aquí es importante tener presente el principio de especialidad: la prueba de uso de la marca debe coincidir con los productos y/o servicios que se pretenden proteger.  

También es posible iniciar el trámite de registro mediante una base de intención de uso -Intent-to-use basis. Section 1(b)-. En esta hipótesis, si bien la marca aun no está activa en Estados Unidos, existe por parte del solicitante una intención de buena fe de usar la marca en los productos o servicios solicitados.   

Otra vía para presentar la solicitud es con base en un registro extranjero -Foreign registration basis. Section 44(e)-. En este caso, una copia del título de registro debe presentarse durante la etapa de tramitación. No es necesaria la certificación ni legalización, pero sí la traducción al inglés con firma del traductor.

Por último, se puede iniciar el trámite usando una solicitud de marca extranjera –Foreign application basis. Section 44(d)-. Esta base se conoce habitualmente como prioridad extranjera. En este supuesto, a la solicitud presentada en Estados Unidos se le asigna como fecha de entrada la misma de la solicitud extranjera. Cabe mencionar que esta posibilidad existe también en Uruguay. El fundamento normativo radica en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado en Uruguay mediante Decreto Ley N°14910). 

Proceso para registrar una marca en Estados Unidos

Así como la documentación requerida varía según la base de la solicitud, lo mismo ocurre respecto al proceso de registro.

Una de las formas más rápidas de registrar una marca en Estados Unidos es con un título extranjero (Foreign registration basis. Section 44(e)). A su vez, presentar una solicitud con base en el uso efectivo (Use in commerce basis. Section 1(a)) también posibilita un trámite con celeridad. Cualquiera de estas dos modalidades toma -en promedio y sin oposiciones- entre un año y año y medio.

En cambio, el tiempo de tramitación de una solicitud con base en la intención de uso (Intent-to-use basis. Section 1(b)) depende principalmente de la declaración de uso (Statement of Use (SOU)). Luego de la publicación de la solicitud el interesado recibe una notificación de aceptación (Notice of Allowance (NOA)). A partir del NOA inicia el plazo de 36 meses para presentar la declaración de uso. Es importante destacar que este plazo se concede cada 6 meses a pedido del solicitante. Esto significa que una solicitud con esta base puede permanecer pendiente hasta 4 años si fuera necesario.

Respecto al trámite de la solicitud con prioridad extranjera (Foreign application basis. Section 44(d)), la duración dependerá de la obtención del registro extranjero. Una copia oficial del registro deberá ser entregada a la Oficina de marcas de Estados Unidos (USPTO).

En Mendez IP trabajamos con colegas estadounidenses especializados en propiedad intelectual. Si tienes preguntas sobre cómo solicitar una marca en Estado Unidos, no dudes en enviar un mensaje.

* Información extraída de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO).