¿Se necesita un abogado para registrar una marca en Uruguay?

La respuesta corta es: no. No necesitas un abogado para registrar una marca ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI).
Dicho esto, te contamos por qué el asesoramiento de un abogado especialista en marcas puede hacer la diferencia para lograr la concesión de una marca.

¿Por qué contratar un abogado para registrar una marca si no es necesario?

Es justo iniciar con esta pregunta lógica y de sentido común. De igual manera, se puede responder con lógica y sentido común.
Los abogados de marcas se especializan y tienen experiencia en este tipo de asuntos jurídicos. Sin ir más lejos, considera el motivo por el cual estás leyendo este artículo. Probablemente te interesa el asunto, pero no conoces lo suficiente sobre derecho de marcas. Asimismo, es posible que estés poco familiarizado con los diversos trámites vinculados a marcas en la DNPI.

Nosotros (abogados y agentes de propiedad industrial) no solo te asesoramos y acompañamos durante todo el proceso, sino que lo hacemos partiendo de la base del conocimiento de todas las formalidades exigidas por la ley, decretos reglamentarios y actos administrativos que regulan la materia. El hecho de dedicarnos a esta área de derecho nos exige estar al corriente de todos los cambios y, a la vez, nos permite actuar con diligencia y celeridad en la DNPI.

El abogado de marcas como profesional de confianza

El proceso para registrar una marca en Uruguay puede no presentar obstáculos cuando conoces al detalle el procedimiento. Tener claro cómo completar los formularios, saber cómo acceder a tasas más baratas, evacuar eventuales vistas en plazo, contestar eventuales oposiciones con rigor técnico-jurídico. Estas son algunas de las actuaciones que indudablemente son mejor gestionadas por abogados especialistas en marcas.

Consideraciones como la conveniencia o inconveniencia de un tipo de marca, saber analizar una búsqueda de antecedentes fonéticos, delimitar una descripción de productos y servicios acorde a tus necesidades, evaluar la tramitación de una solicitud de marca multiclase o no -entre otras- pueden hacer que un trámite sea ágil o se convierta en un camino lento y lleno de dificultades. Por ejemplo, recibir oposiciones de terceros o de oficio suele prolongar el trámite al menos un año más.

En este sentido, si tu solicitud es denegada por la DNPI, ya sea de oficio o en base a la actuación de un tercero, nosotros preparamos y presentamos recursos administrativos ante la propia DNPI, hasta llegar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En cualquiera de estas instancias, conocer el funcionamiento de los procedimientos administrativos (normativa y principios, doctrina y jurisprudencia) es sumamente importante.

Las responsabilidades de un abogado de marcas

Una de las responsabilidades que asumimos es la de seguir y cumplir con las actuaciones dentro de los plazos legales establecidos durante el trámite de registro en la DNPI. Estos plazos afectan de forma directa el trámite de cualquier solicitud sin importar la etapa en que se encuentre.

De hecho, actuar dentro del plazo es vital para que una marca sea concedida. En contraposición, cualquier actuación fuera del plazo tiene como consecuencia el desistimiento de la solicitud. Resulta sorprendente ver cuántas solicitudes (ya sea de registro, renovación u otro tipo) son tenidas por desistidas por la DNPI debido a actuaciones fuera de los plazos legales establecidos.

Asimismo, actuar siguiendo las formalidades exigidas por la ley en materia probatoria es tan importante como lo que vimos en el párrafo anterior. Por ejemplo, es común ver cómo la DNPI emite vistas por incumplimiento de formalidades al momento de recibir documentos que pretenden probar determinados hechos.

¿Qué hace un abogado de marcas una vez que la marca está concedida?

La mayoría de las personas suelen creer que al obtener la concesión de una marca estarán protegidos para siempre. Sin embargo, esto no es así. Primero, porque la concesión de una marca tiene una duración limitada. Esto significa que para extender la vigencia es necesario solicitar la renovación (se hace cada 10 años).

A su vez, existen casos en los que terceros inician acciones contra tu marca. Por ejemplo, a los 5 años siguientes desde la fecha de concesión una marca registrada puede ser cancelada por falta de uso. Por esa razón, parte de nuestro trabajo también consiste en enviar recordatorios (previos al cumplimiento de los 5 años) para que guardes evidencia del uso que le has dado a tu marca. Ese detalle puede ser clave para conservar la marca activa y bajo tu propiedad. No obstante, existen más acciones que terceros pueden iniciar con la finalidad de hacer caer el registro de tu marca.

Por último -y no menos importante-, brindamos asesoramiento en cualquier momento que lo necesites. Especialmente, podemos ayudarte a hacer valer tus derechos cuando un tercero utiliza una marca que es idéntica o similar a la tuya para distinguir productos o servicios similares.

Si estás pensando registrar o renovar una marca, o delegar la gestión de tus activos de propiedad intelectual, podemos ayudarte. Completa el formulario y nos comunicaremos a la brevedad. 

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