Uso de la marca en Uruguay
Desde el 1 de enero de 2019 es posible cancelar una marca por falta de uso en Uruguay. Este cambio tiene fundamento normativo en el art. 6 del decreto n°277/2014. ¿Qué significa esto? En breves palabras, a partir del 1 de enero de 2019 el uso de la marca es obligatorio para conservar el registro marcario en Uruguay.
El art. 178 de la ley 19.149 dio nueva redacción al art. 19 de la ley de Marcas (ley 17.011). Este cambio estableció la obligatoriedad del uso de las marcas registradas en Uruguay. Con esta nueva redacción, cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo podrá iniciar una acción de cancelación por falta de uso. Esta acción debe presentarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI).
¿Qué ocurre si no uso la marca?
A partir de la nueva redacción del art. 19 de la ley de Marcas:
“El registro de una marca podrá ser cancelado cuando:
- A) Cuando la marca no se hubiera usado por su titular, licenciatario u otra persona autorizada dentro de los cinco años siguientes a la fecha de su concesión o la concesión de sus respectivas renovaciones; B) Cuando el uso fuera interrumpido por más de cinco años”.
Cabe señalar que la causal 1. A) se centra en el sujeto para determinar el uso; mientras que la sección 1. B) profundiza en la dimensión temporal para establecer la existencia o no del uso de la marca.
Asimismo, la causal 1. A) define de forma amplia los sujetos que permiten configurar el uso a una marca. En efecto, el uso podrá efectuarse no solo por el titular del signo marcario, sino también por cualquier persona con autorización para utilizar el signo marcario (por ej. el licenciatario).
Si quieres conocer más sobre las ventajas de tener una marca, hemos creado un artículo especial que trata sobre los beneficios de registrar una marca.
Siguiendo con el tema de este artículo, otra muestra de la amplitud y flexibilidad respecto al concepto de uso se evidencia en la imposibilidad de la cancelación parcial de una marca. Es decir, el uso de la marca en un producto o servicio protegido por el registro impide la cancelación del signo marcario en todas sus clases (cuando se trata de marcas multiclase).
A su vez, tampoco es procedente la cancelación por falta de uso si el titular del registro prueba que el no uso se debe por motivos de fuerza mayor (por ejemplo, probando que el desabastecimiento de mercadería se debe a problemas que escapan a su voluntad, ya sea por escases de materia prima o inconvenientes en la etapa de producción o distribución).
¿Cómo se prueba el uso de la marca en Uruguay?
El uso de la marca debe ser necesariamente público y efectivo. El decreto n°277/2014 (que modificó el art, 35 del decreto n°34/999), establece que la obligación de uso se demuestra cuando: “[…] cualquiera de los productos o servicios […], están disponibles en el comercio, en el territorio nacional, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades de su comercialización. Asimismo, constituye uso de la marca su empleo en relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o con servicios brindados en el extranjero, desde el territorio nacional. El uso de la marca como nombre comercial preserva su registro siempre que se use sobre productos o sus envases o en relación directa con los servicios protegidos por el registro marcario”.
El decreto n°277/2014 también modificó el art. 22 del decreto n°34/999, disponiendo que: “[…] una acción de cancelación respecto de una marca en base a la cual se tramita la oposición o la anulación de un registro suspenderá dicho trámite hasta tanto se resuelva la acción de cancelación.”
Por último, es importante decir que la DNPI no inicia acciones de cancelación de marca de oficio, así como tampoco exige una declaración de uso de la marca al momento de solicitar la renovación.
A modo de comentario, en países como México y Estados Unidos sí se requiere declarar el uso de la marca al momento de solicitar la renovación. La no presentación de la declaración de uso produce la cancelación de pleno derecho.
La importancia de contar con asesoramiento jurídico
Como te imaginas, el asesoramiento de un abogado especializado en marcas es de gran utilidad en todas las etapas del proceso. Ya sea durante las actuaciones previas a la presentación de la solicitud, hasta incluso después de haber logrado la concesión de la marca. De hecho, tanto la acción de cancelación por falta de uso, como el escrito de respuesta a esta acción ocurre posteriormente a la concesión de la marca. Si te interesa saber más, hemos preparado un artículo especial sobre la importancia del abogado de marcas.
¿Tienes dudas? Recuerda que estás a un clic de comunicarte con nosotros.