Uso de la marca en Uruguay
Desde el 1 de enero de 2019 es posible iniciar una acción de cancelación por falta de uso de la marca en Uruguay. Este cambio tiene fundamento normativo en el art. 6 del decreto n°277/2014. ¿Qué significa esto? En breves palabras, a partir del 1 de enero de 2019 el uso de la marca es determinante para conservar el registro marcario en Uruguay.
El art. 178 de la ley 19.149 dio nueva redacción al art. 19 de la ley de Marcas (ley 17.011). Este cambio estableció la obligatoriedad del uso de las marcas registradas en Uruguay. De lo contrario, quien sea titular de un interés directo, personal y legítimo podrá iniciar una acción de cancelación por falta de uso. Esta acción debe presentarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI).
¿Qué ocurre si no uso la marca?
A partir de la nueva redacción del art. 19 de la ley de Marcas:
“El registro de una marca podrá ser cancelado cuando:
- A) Cuando la marca no se hubiera usado por su titular, licenciatario u otra persona autorizada dentro de los cinco años siguientes a la fecha de su concesión o la concesión de sus respectivas renovaciones; B) Cuando el uso fuera interrumpido por más de cinco años”.
Cabe mencionar que la causal 1. A) se centra en el sujeto como foco de análisis; mientras que la hipótesis 1. B) enfatiza en la dimensión temporal.
Asimismo, la causal 1. A) establece un alcance amplio en cuanto a los sujetos legitimados para dar uso a la marca. En efecto, el uso puede hacerse no solo por el titular del signo marcario, sino también mediante cualquier persona con autorización para utilizar el signo marcario (por ej. el licenciatario).
Si quieres conocer más sobre las ventajas de registrar una marca, puedes visitar este artículo.
Otra muestra de la amplitud respecto al alcance del uso se evidencia en la imposibilidad de cancelar parcialmente una marca. Es decir, el uso de la marca en un producto o servicio cubierto por el registro es suficiente para impedir la cancelación del signo marcario en todas sus clases. A su vez, tampoco procede la cancelación por falta de uso si el titular del registro prueba que el no uso se debe a razones de fuerza mayor (por ejemplo, probando un desabastecimiento de mercadería debido a la pandemia de COVID-19).
¿Cómo se prueba el uso de la marca en Uruguay?
El uso de la marca debe ser necesariamente público y efectivo. El decreto n°277/2014 (que modificó el art, 35 del decreto n°34/999), establece que la obligación de uso se demuestra cuando: “[…] cualquiera de los productos o servicios […], están disponibles en el comercio, en el territorio nacional, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades de su comercialización. Asimismo, constituye uso de la marca su empleo en relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o con servicios brindados en el extranjero, desde el territorio nacional. El uso de la marca como nombre comercial preserva su registro siempre que se use sobre productos o sus envases o en relación directa con los servicios protegidos por el registro marcario.”
El decreto n°277/2014 también modificó el art. 22 del decreto n°34/999, disponiendo que: “[…] una acción de cancelación respecto de una marca en base a la cual se tramita la oposición o la anulación de un registro suspenderá dicho trámite hasta tanto se resuelva la acción de cancelación.”
Finalmente, es importante tener presente que la DNPI no inicia acciones de cancelación de marca de oficio, así como tampoco exige una declaración de uso de la marca al momento de solicitar la renovación.
A modo de comentario, en países como México y Estados Unidos sí se requiere una declaración de uso de la marca al momento de solicitar una renovación. En consecuencia, la no presentación de la declaración de uso produce la cancelación de pleno derecho.
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